La tutela del marchio all’estero

Il marchio del produttore apposto sul prodotto o servizio fornito svolge una funzione distintiva. Consentirebbe al consumatore medio informato del settore di poter distinguere i prodotti o servizi provenienti da una azienda piuttosto che da un'altra. In un mondo globalizzato con un mercato internazionale, quale strategia di difesa del marchio potrebbe essere più idonea al fine di tutelare sia il consumatore che l'impresa produttrice di un prodotto da agganciamenti parassitari o contraffazioni in paesi esteri? Con questo articolo si vuole schematizzare una possibile strategia difensiva del proprio marchio nazionale all'estero.

A livello mondiale nella maggioranza dei paesi, vi è una certa uniformità legislativa sui marchi di impresa grazie anche all’accordo di Madrid relativo alla procedura di deposito presso il WIPO che copre numerosissimi paesi. Per i restanti paesi, soprattutto America Latina, paesi Arabi, l’unica strategia applicabile è ancor oggi il deposito in ciascun paese di un Marchio Nazionale. Una impresa potrebbe seguire due differenti strategie a seconda dei mercati di interesse.

Se un’impresa è interessata unicamente al mercato europeo comunitario, il deposito di un marchio comunitario potrebbe rappresentare la soluzione con rapporto costo beneficio migliore.

Marchio dell’Unione europea (marchio comunitario)

Viene depositato presso l’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale EUIPO che ha sede ad Alicante (Spagna). Tale marchio ha la caratteristica di essere un marchio unitario transnazionale valido in 28 paesi dell’Unione Europea.

I vantaggi sono molteplici. I principali sono:

  • il deposito di un’unica domanda di marchio per tutti i 28 paesi;
  • Un’unica lingua della procedura;
  • L’uso del marchio a pena di decadenza entro 5 anni dalla registrazione è sufficiente che vi sia in almeno un paese.
  • Costi inferiori rispetto al marchio Internazionale.
  • Non necessita di un marchio di base nazionale diversamente dal marchio Internazionale.

Alcuni svantaggi:

Il marchio è più vulnerabile e si sconsiglia l’utilizzato come marchio di base in una successiva procedura di marchio internazionale. Duplice vulnerabilità per il fatto che le probabilità di opposizioni sono statisticamente 28 volte quelle di un marchio nazionale e che basta un marchio nazionale anteriore critico a buttare giù l’intero marchio comunitario in tutti i paesi con conseguenti costi di conversione in marchi nazionali nei restanti paesi piuttosto importanti.

Marchio Internazionale

Viene depositato per il tramite dell’Ufficio Marchi Italiano presso il WIPO – World Intellectual Property Organization, con sede in Svizzera a Ginevra. Tale marchio non va erroneamente inteso come un marchio unitario sovra nazionale ma è piuttosto una procedura amministrativa unitaria regolata dal Protocollo di Madrid per depositare un fascio di Marchi Nazionali. La procedura di deposito prevede il pagamento al WIPO delle tasse di deposito per tutti i paesi designati in un’unica soluzione semplificando notevolmente la procedura. Il deposito del marchio internazionale prevede una prima fase internazionale (circa 8 mesi) passata la quale si entra nelle fasi nazionali in cui gli Uffici Marchi Nazionali effettuano nella quasi totalità dei casi delle ricerche di anteriorità e solo se non ritengano vi siano marchi anteriori potenzialmente confondibili e ritengano il marchio distintivo secondo il proprio ordinamento, procedono a pubblicarlo, concluso il periodo per eventuali opposizioni di terzi amministrative, a registrarlo o rifiutare la domanda. Poi occorrerà valutare se ricorrere o meno alla decisioni di rifiuto. Occorre quindi preventivare che vi possano essere costi aggiuntivi in fase di nazionalizzazione.

Alcuni svantaggi sono:

  • Costo iniziale più elevato se si opta per il deposito del marchio dell’Unione europea utilizzando questa procedura;
  • Necessità di un marchio di base che solitamente è un marchio nazionale.

I vantaggi sono molteplici. I principali sono:

  • Nel caso di opposizione da parte di un marchio nazionale che arrivasse a buttare giù l’intero marchio comunitario designato nella domanda internazionale, avendo il marchio internazionale, si può in alternativa richiedere l’opting back della sola parte comunitaria depositando una nuova domanda di marchio internazionale per i paesi di interesse (domanda unica per un fascio di marchi nazionali) in questo modo le tasse e i costi sono molto contenuti. Mediamente riteniamo di un rapporto 1:10 rispetto ai costi di una conversione in marchi nazionali di un Marchio Comunitario depositato direttamente all’ EUIPO;
  • E’ possibile depositare delle prosecuzioni del marchio internazionale aggiungendo altri paesi inizialmente non inclusi.
  • Il rinnovo dei marchi nazionali si effettua con un’unica domanda e pagando direttamente al WIPO le tasse di rinnovo.

Per i paesi non rientranti nella procedura di marchio internazionale l’unica strategia di tutela del proprio marchio è il deposito per ciascun paese di un marchio nazionale.

Alcune Strategie di tutela post deposito

Una strategia di tutela post deposito del proprio marchio all’estero è quella di attivare un servizio di sorveglianza di marchio al fine di bloccare sul nascere la registrazione di nuovi marchi nazionali per via amministrativa mediante la procedura di opposizione prevista presso ciascun ufficio marchi.

Utile a livello comunitario attivare un servizio di sorveglianza doganale dei propri marchi presso le competenti dogane al fine di bloccare l’arrivo di merci extra comunitarie potenzialmente contraffatte dirette alla vendita nello Spazio economico europeo (SEE).

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